О. В. Симакина. Особенности передачи права на использование товарного знака по договору коммерческой концессии

О. В. СИМАКИНА

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА ПО ДОГОВОРУ КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ

СИМАКИНА Ольга Васильевна, начальник патентно-лицензионного отдела Центра трансфера технологий Пензенского государственного университета.

Ключевые слова: товарный знак; франчайзинг; договор коммерческой концессии; лицензионный договор

Key words: trademark; franchising; franchising agreement; license agreement

Рыночные условия хозяйствования характеризуются свободной конкуренцией, в условиях которой значительно возросла роль товарного знака как средства индивидуализации товаров, работ и услуг. Конкурентная борьба между производителями вызывает необходимость выбора наиболее приемлемых средств индивидуализации, к которым наряду с товарными знаками относятся знаки обслуживания, коммерческие обозначения и фирменные наименования. В 2006—2008 гг. количество товарных знаков, права на которые были переданы на основе регистрированных договоров об отчуждении исключительного права и о предоставлении права на использование, выросло с 13 136 до 15 574 в год. В отношении 8 807 товарных знаков в 2008 г. были зарегистрированы договоры о предоставлении права использования (4 926 договоров), при этом доля товарных знаков российских правообладателей составляет 6 367, или 72,3 %. Регистрация прав по договору коммерческой концессии составила в 2008 г. 519 договоров, что на 29,4 % больше, чем в 2007 г. (401), и на 69,9 % больше, чем в 2006 г. (306)¹.

Столь быстрый рост объема коммерческих операций с товарными знаками на российском рынке объясняется высокими темпами торговли этого рынка. Рост коммерческого обмена средств индивидуализации, развитие предпринимательства в России, формирование рыночных отношений внутри страны, намерение России интегрироваться в мировую экономику, жесткая конкурентная борьба заставляют производителей товаров, являющихся одновременно правообладателями средств индивидуализации, с одной стороны, защищать свои права, с другой — искать компромиссные решения в целях ненарушения чужих исключительных прав. Совершенно очевидно, что и те, и другие действия должны иметь правовую и экономическую основы. В связи с этими процессами существенно повышается роль товарных знаков, индивидуализирующих производителей.

Круг вопросов, связанных с использованием средств индивидуализации, достаточно широк. Возможность использования прав на товарный знак и передачи (отчуждения) исключительного права на него свидетельствует о том, что это право признается объектом товарно-денежных отношений и может свободно по воле правообладателя вовлекаться в гражданский оборот, в том числе и коммерческий. В практике мировой и зарубежной торговли хорошо известны механизмы, использующие принципы правовых норм и хозяйственной монополии в осуществлении деятельности на территории, предусмотренной договором с предоставлением исключительного права на проведение определенных коммерческих операций.

Институт франчайзинга признан в мире наиболее прогрессивной формой ведения бизнеса и широко применим в ряде зарубежных стран, например, в США. В России эта форма правовых отношений получила название «коммерческая концессия». Как договор, понятие «коммерческая концессия» и порождаемые им обязательственные правоотношения в российском законодательстве юридически оформлены ст. 1027—1040, ч. II Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст. 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется представить другой (пользователю) за вознаграждение на срок или без его указания право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающих право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности, на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау)².

Следует отметить, что концептуальные изменения и дополнения в законодательство, касающиеся предмета, содержания, регистрации, прекращения действия договора коммерческой концессии, были внесены ч. IV ГК РФ, которая вступила в силу 1 января 2008 г.

Ранее во главу угла комплекса исключительных прав, предоставляемых по договору коммерческой концессии, ставилось право на фирменное наименование. Вслед за изменением п. 1 ст. 1027 ГК РФ из ст. 1032 изымается указание на фирменное наименование, которое теперь не может быть передано в рамках договора коммерческой концессии. Это нововведение в определенной степени отдалило договор коммерческой концессии от франчайзинга и приблизило этот вид передачи исключительных прав к лицензионным договорам.

Кроме того, ст. 1027 дополнена новым пунктом 4, где указаны те требования, которые могут быть применимы к содержанию договора коммерческой концессии: «…к договору коммерческой концессии соответственно применяются правила раздела VII настоящего Кодекса о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям настоящей главы и существу договора коммерческой концессии».

Следует обратить внимание на регистрацию договора коммерческой концессии, согласно п. 2 ст. 1028: «…договор коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности». При несоблюдении этого требования договор считается недействительным. Кроме того, в ст. 1036 делается указание на необходимость государственной регистрации в таком же порядке изменений договора коммерческой концессии. В связи с этими нормами предпринимателям, заключающим договор коммерческой концессии, следует учитывать изменения о порядке регистрации договора коммерческой концессии.

Вносятся изменения в ст. 1037, 1040. Изменена редакция ст. 1039 ГК РФ. Пункт 3 ст. 1037: «...в случае прекращения принадлежащего правообладателю права на товарный знак, знак обслуживания или на коммерческое обозначение, когда такое право входит в комплекс исключительных прав, предоставленных пользователю по договору коммерческой концессии, без замены прекратившегося права новым аналогичным правом договор коммерческой концессии прекращается». Ст. 1039 ГК РФ: «…в случае изменения правообладателем коммерческого обозначения, входящего в комплекс исключительных прав, предоставленных пользователю по договору коммерческой концессии, этот договор продолжает действовать в отношении нового коммерческого обозначения правообладателя, если пользователь не потребует расторжения договора и возмещение убытков. В случае продолжения действия договора пользователь вправе требовать соразмерного уменьшения, причитающегося правообладателю вознаграждения». Изменения ч. II ст. 1040: «…в случае прекращения принадлежащего правообладателю исключительного права на товарный знак, знак обслуживания или на коммерческое обозначение наступают последствия, предусмотренные п. 3 ст. 1037 и ст. 1039 настоящего Кодекса».

Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме, с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере деятельности.

Договор коммерческой концессии по определению ст. 1027 ГК РФ является возмездным, взаимным, и консенсуальным. Он может быть срочным или бессрочным. Сторонами по договору коммерческой концессии могут выступать коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

По договору коммерческой концессии пользователь получает лишь право использовать исключительные права, принадлежащие правообладателю. Передача (отчуждение) этих прав от правообладателя к пользователю в данном случае не происходит. Следует отметить, что ст. 1029 указывает, что «договором коммерческой концессии может быть предусмотрено право пользователя разрешать другим лицам использование предоставленного ему комплекса исключительных прав или части комплекса на условиях субконцессии». При этом указанное право трансформировано в обязанность пользователя, которая носит диспозитивный характер. Экономический смысл коммерческой субконцессии заключается в возможности правообладателя многократно расширить существующие сбытовые сети.

Вознаграждение по договору коммерческой концессии может выплачиваться пользователем правообладателю в форме разовых или периодических платежей в виде отчислений от объема продаж продукции либо от полученной прибыли, или в иной форме, предусмотренной договором. Вознаграждение облагается НДС в соответствии со ст. 146 НК РФ.

Поскольку указанный договор регламентирован нормами действующего законодательства в качестве самостоятельного, его не следует относить к разновидности смешанных договоров. Несмотря на то, что действующее законодательство выделяет договор коммерческой концессии в качестве самостоятельного договора, нельзя не отметить известное, хотя и отдаленное «родство» этого договора с рядом других гражданско-правовых договоров, например, договоры поручения, комиссии, агентские и лицензионные договоры, договоры простого товарищества. Но имеет место и различие.

Это различие проявляется прежде всего в предмете договора: если ядром предмета договора коммерческой концессии являются права имущественного характера (комплекс исключительных прав), то предметом договора агентирования — юридические и иные действия; предметом комиссии — одна или несколько сделок; предметом поручения — определенные юридические действия; предметом договора простого товарищества является соединение вкладов товарищей в их совместные действия для извлечения прибыли или иной цели (п. 1 ст. 1041 ГК РФ), отличия договора коммерческой концессии от вышеперечисленных заключаются также в имущественно-правовых последствиях, в составе сторон и их статусе.

Наибольшее сходство договор коммерческой концессии имеет с лицензионным договором, что позволяет рассматривать его как разновидность этого договора. Существует мнение, что признаки договора, закрепленные в гл. 54 ГК РФ, полностью соответствуют понятию лицензионного договора. Такое суждение основывается на том, что необходимым элементом предмета договора коммерческой концессии является разрешение (лицензия) на использование исключительных прав. Однако вопросы лицензионных соглашений являются лишь вспомогательной частью по отношению к задаче реализации товаров в рамках договора коммерческой концессии.

Общей для двух договоров является сфера их применения, т. е. предпринимательская деятельность. В то же время передаваемые по договору коммерческой концессии права используются только в процессе предпринимательской деятельности пользователя, тогда как лицензионные договоры подобного ограничения не имеют.

Следует отметить, что для этих договоров существует фактор риска. Для лицензионного договора риск состоит в том, что нельзя заранее определить экономическую ценность приобретаемых прав на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. По договору коммерческой концессии пользователь заранее не знает, насколько успешной будет его деятельность по предложенной правообладателем схеме и технологии организации производства. Для лицензиара и правообладателя риск может заключаться в том, что они могут ошибиться в способностях и возможностях своих лицензиатов и пользователей.

Цель лицензионного договора — обеспечение возможности использования технического решения, передаваемой технологии, товарного знака. Предметом лицензионного договора является право на использование средства индивидуализации — товарного знака (исключение — коллективные товарные знаки и наименования мест происхождения товаров). Предметом договора коммерческой концессии стала передача правообладателем для использования в предпринимательской деятельности комплекса исключительных прав, включающего в обязательном порядке право на товарный знак, знак обслуживания и (или) на коммерческое обозначение и другие предусмотренные договором объекты исключительных прав. Конечно, в данном случае предоставление права на объект интеллектуальной собственности (товарный знак) является одной общей чертой для данных договоров. Если лицензионный договор возмездный, то лицензиат, как и пользователь по договору коммерческой концессии, выплачивает лицензиару обусловленные договором платежи за предоставленное право. Общим для данных договоров является их обязательная регистрация в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ст. 1028, 1232 ГК РФ) с учетом их особенностей и существенных условий, отраженных в договоре.

Наиболее значимые различия между договором коммерческой концессии и лицензионным договором, как было отмечено выше, содержатся в предмете договора: в наличии требования об использовании предоставленного комплекса исключительных прав в предпринимательской деятельности пользователя, в возможности передачи прав на использование в разных объемах. Если лицензионный договор предусматривает возможность передачи прав на использование или исключительное использование охраняемого объекта интеллектуальной собственности (объем которых может быть и неисключительным), то по договору коммерческой концессии передается комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав в разном объеме и сочетании. Пользователь использует имидж и схему ведения предпринимательской деятельности правообладателя. Договор коммерческой концессии, как правило, носит более детализированный характер, уточняя все аспекты взаимоотношений между сторонами. Лицензионный договор может быть возмездным и безвозмездным, договор коммерческой концессии всегда является возмездным (ст. 1027 ГК РФ). При расчете цены договора важно учитывать влияние инфляции, колебания рыночных цен, режим наибольшего благоприятствования в отношении с зарубежными партнерами, требования законодательства о конкуренции.

Лицензионный договор имеет более узкую направленность, он не обязывает участников работать в единой системе, тогда как условия договора коммерческой концессии исходят из единой для сторон установки развития и расширения своей сети. Кроме того, степень влияния правообладателя на пользователя значительно выше, чем лицензиара на лицензиата. Несмотря на полную экономическую зависимость от правообладателя, пользователь сохраняет юридическую самостоятельность и действует в хозяйственном обороте от своего имени (при условии информирования потребителя о том, что он использует исключительные права) и выступает под товарным знаком, знаком обслуживания или коммерческим обозначением правообладателя. Тем самым расширяется сеть рынков сбыта товаров и услуг под торговой маркой правообладателя без вложения им дополнительных средств. Одновременно снижается хозяйственный риск пользователя, выпускающего под известным товарным знаком свою продукцию на новых рынках.

В качестве правообладателя по договору коммерческой концессии, как правило, выступает коммерческая организация, в редких случаях — физическое лицо, являющееся предпринимателем. В то же время лицензиарами могут быть как предприниматели (физические и юридические лица), так и некоммерческие организации, а также граждане, владеющие патентами.

Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что, согласно нормам нового действующего законодательства, в правовом регулировании обязательств, вытекающих из договора коммерческой концессии, используются элементы других гражданско-правовых договоров, присущие договорам поручения, комиссии, договорам простого товарищества и лицензионным договорам. Но основным отличием договора коммерческой концессии от других видов договоров является то, что он предусматривает предоставление комплекса исключительных прав пользователю со стороны правообладателя.

Анализ норм действующего законодательства в отношении договора коммерческой концессии позволил выявить основные цели его правового и экономического регулирования, к которым относится развитие экономики страны в целом, поддержание конкуренции и ограничение монополистической деятельности хозяйствующих субъектов, защита интересов производителей и потребителей. Институт коммерческой концессии — самостоятельный институт в России, ориентированный на развитие среднего и малого бизнеса, требующий дальнейшего законодательного регулирования.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См.: Годовой отчет Роспатента // Регистрация договоров в отношении товарных знаков и знаков обслуживания, 2008 г. URL: http://www.fips (дата обращения: 03.07.2009).

² См.: Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации в ред. Федерального закона от 30 декабря 2008 г. ¹ 308-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 26 января 1996 г. ¹ 15-ФЗ // Гражданский кодекс Российской Федерации: части первая, вторая, третья и четвертая. М.: Изд-во «Омега-Л», 2009. 476 с.

Поступила 29.07.09.